Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - 395

Doctrine

Marques verbales
Pour optimiser une défense
des marques sur l'Internet
Il est indispensable de repenser totalement la stratégie
de dépôt de marque et d'inclure des marques verbales qui
représentent un outil stratégique sur l'Internet, d'autant
que de nombreux mécanismes de défense des marques sont
offerts par les différents acteurs du réseau.

L

'opportunité d'être titulaire
de marques verbales est un
sujet qui prend de l'ampleur,
à mesure que les outils mis en
place pour lutter contre les atteintes
aux marques sur l'Internet se multiplient. Ainsi, de plus en plus de mécanismes de défense des marques offerts
par les différents acteurs de l'Internet requièrent la preuve d'un droit de
marque verbale enregistrée, ou à tout
le moins, un élément verbal dominant dans une marque figurative ou
semi-figurative.
De façon générale, que ce soit dans le
monde réel ou sur l'Internet, la détention
d'une marque constitue aujourd'hui
un atout pour permettre une meilleure défense des droits de propriété
intellectuelle. La question de la forme
de sa protection soulève toutefois des
problématiques qu'il est nécessaire de
prendre en considération dans l'élaboration de la stratégie de l'entreprise. En
effet, selon que la marque est déposée
sous une forme verbale ou figurative, le
bénéfice pour la défense de la marque
sur l'Internet ne sera, dans les faits, pas
exactement le même.
Il est ainsi très fréquent de voir les entreprises déposer des marques semi-figuratives ou figuratives, sans déposer
l'élément verbal qui lui est associé.
Pourtant, le dépôt d'une marque
verbale représente aujourd'hui un véritable enjeu stratégique dans la protection des droits de marque notamment

sur l'Internet. C'est pourquoi il est fortement conseillé de déposer la forme
verbale de la marque figurative afin de
maximiser les chances de protection.
Pour aller plus loin, il devient important
aujourd'hui de construire une véritable
stratégie de dépôts de marque propre
à l'Internet.
De surcroît, il existe des mécanismes
de protection supplémentaires plus
facilement accessibles aux marques
verbales, comme l'enregistrement
dans la base de données de la TMCH.
Par ailleurs, et la réservation d'un
nom de domaine correspondant à
cette marque peut être facilitée. Au
surplus, la défense contre le cybersquatting requiert également la mise
en œuvre de mécanismes et de procédures qui nécessitent la forme verbale
de la marque (procédure UDRP, URS,
Registre des marques d'Amazon, etc.).
Aujourd'hui, la marque verbale occupe
une position importante et incontournable dans les stratégies de défense
des droits de propriété intellectuelle
dans le monde réel, mais surtout dans
le monde numérique et il est important
d'en avoir conscience.

MONDE RÉEL ET
MARQUE VERBALE
Déjà dans le monde réel, l'élément
verbal d'une marque complexe est
souvent considéré par la jurisprudence
comme l'élément dominant dans l'appréciation du risque de confusion afin

EXPERTISES NOVEMBRE 2017

de déterminer si l'on est en présence
:
l'élément
d'une
contrefaçon1
verbal « reste prioritairement identifié
par son nom en ce sens que le consommateur, pour la nommer, va se référer
davantage à la partie dénominative ».
La protection est ainsi accordée pour
tout type d'usage incluant la marque
verbale.
Le principe est également rappelé à
l'échelle communautaire. Ainsi, dans
ses directives relatives à l'examen sur
les marques de l'Union européenne,
l'Office de l'Union européenne pour
la propriété intellectuelle (EUIPO) a
souligné que : « Lorsque des signes
sont constitués d'éléments à la fois
verbaux et figuratifs, en principe l'élément verbal du signe a généralement
davantage d'impact sur le consommateur que l'élément figuratif. Il en est
ainsi car le public n'a pas tendance à
examiner les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en
citant leur élément verbal qu'en décrivant l'élément figuratif ».
Cette jurisprudence est donc constante.
Par ailleurs, le tribunal de première
instance
(anciennement
tribunal
de première instance des communautés
européennes)
a
précisé dans une décision relative à la
marque « Presto » que « lorsqu'une
marque est composée d'éléments
verbaux et figuratifs, les premiers sont,
en principe, plus distinctifs que les
seconds, car le consommateur moyen

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Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429

Couverture
Editorial & Sommaire
FOCUS DONNÉES PERSONNELLES DUR COMBAT AUTOUR DE L’E-PRIVACY
EN BREF L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
MAGAZINE L'INFORMATION LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE DU NUMÉRIQUE
INTERVIEWS
BREVETABILITÉ DE LOGICIELS INSÉCURITÉ JURIDIQUE
VALORISER SES ACTIFS IMMATÉRIELS
DOCTRINE
DONNÉES - DE QUELQUES QUESTIONS SUR LA PROPRIÉTÉ DES DONNÉES DE PAIEMENT
DONNÉES PERSONNELLES - LES ENSEIGNEMENTS DE LA DÉLIBÉRATION HERTZ POUR L’ASSURANCE CYBER
CYBERCRIMINALITÉ - DARKNET, ZONE DE NON-DROIT OU TERRA INCOGNITA POUR LE JURISTE ?
DONNÉES PERSONNELLES - MISE À DISPOSITION DES DONNÉES DE SANTÉ (2)
MARQUES VERBALES - POUR OPTIMISER UNE DÉFENSE DES MARQUES SUR L’INTERNET
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - Editorial & Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - FOCUS DONNÉES PERSONNELLES DUR COMBAT AUTOUR DE L’E-PRIVACY
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - EN BREF L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - 367
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - MAGAZINE L'INFORMATION LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE DU NUMÉRIQUE
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - 370
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - 371
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - BREVETABILITÉ DE LOGICIELS INSÉCURITÉ JURIDIQUE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - 373
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - VALORISER SES ACTIFS IMMATÉRIELS
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - 375
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - 376
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - 377
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - DONNÉES - DE QUELQUES QUESTIONS SUR LA PROPRIÉTÉ DES DONNÉES DE PAIEMENT
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - 379
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - 380
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - DONNÉES PERSONNELLES - LES ENSEIGNEMENTS DE LA DÉLIBÉRATION HERTZ POUR L’ASSURANCE CYBER
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - 382
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - 383
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - CYBERCRIMINALITÉ - DARKNET, ZONE DE NON-DROIT OU TERRA INCOGNITA POUR LE JURISTE ?
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