Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - 399

Ou (iii) qui est spécifiquement protégé
par une loi ou un traité en vigueur au
moment où la plainte URS est déposée »16
(1.2.6.1)
A titre d'exemple, dans une décision
URS Appeal Determination, 28 juin 2016,
No. FA1604001672049, SANOFI v. Ï‚Z
et al., la demande a ainsi été rejetée
car fondée sur la marque semi-figurative « SANOFI », alors que la partie
verbale doit être distincte de la partie
figurative (comme pour la TMCH).
Dans la décision URS final determination du 7 novembre 2016, No.
FA1611001701189, Silit-Werke GmbH &
Co KG v. Frans Noordermeer et al., à
propos de la marque figurative « Silit »,
le panel a rappelé le principe 1.2.6.1
avant de conclure que l'examinateur avait trouvé des preuves d'une
marque figurative de l'Union européenne « Silit » mais aucune preuve
d'une marque verbale17. La demande a
ainsi été rejetée.

Le registre des marques Amazon
Récemment, Amazon a mis en place un
registre des marques ad hoc visant à
permettre le traitement plus rapide des
problèmes de contrefaçon que peuvent
rencontrer les titulaires de marques lorsqu'ils vendent leurs produits sur la plateforme Amazon.
Pour pouvoir bénéficier de cette option de
protection prévue, certaines conditions
doivent être remplies, parmi lesquelles :
■ être titulaire d'une marque enregistrée
sous la forme d'une marque verbale ;
■ cette marque doit correspondre au
signe apposé sur les produits et/ou
emballages.
Concernant l'Union européenne, Amazon
n'accepte que les marques verbales
enregistrées en France, en Allemagne,
en Italie, en Espagne, au Royaume-Uni,
aux Etats-Unis, au Canada, au Mexique
ou au Japon. La marque de l'Union européenne est également acceptée.
Il peut être intéressant pour les titulaires
de marque, vendeurs, revendeurs et
distributeurs agréés sur Amazon d'inscrire leur marque sur ce registre, d'autant
plus que l'inscription à ce registre n'est
pas subordonnée à la qualité de vendeur
effectif sur la plateforme.

Ce service proposé par Amazon offre de
nombreux avantages. Il permet l'amélioration de la réponse d'Amazon en
cas d'atteinte ou d'utilisation abusive
de la marque protégée. Cette réponse
se traduit par exemple par le retrait
des éléments contrefaits mis en vente.
En outre, les vendeurs dont la marque
est inscrite dans le système d'Amazon
bénéficient également d'avantages sur
les concurrents comme le contrôle sur la
description des produits mis en vente. En
effet, Amazon travaille avec un système
de fichage des produits « verrouillé » et un
vendeur ne peut avoir le contrôle entier
dans la description des produits et des
images qui l'accompagne. Une marque
inscrite au registre permettra au vendeur
de pouvoir parfaire comme il l'entend
la description des produits pour une
meilleure promotion, permettant ainsi
d'appliquer la stratégie marketing de
l'entreprise.
De surcroit, Amazon permet aux conseils
en propriété industrielle, ou tout autre
conseil, d'avoir accès audit registre.
Leader mondial des marketplaces en
ligne, Amazon est un canal de distribution à privilégier lorsqu'une entreprise
souhaite étendre son activité à l'étranger. Bénéficier du registre des marques
permet de s'assurer d'une protection
supplémentaire de la part d'Amazon,
mais également d'un contrôle sur les
produits mis en vente.

Les autres registres ad hoc
Google a quant à lui mis en place une
base « AdWords », médiatisée avec les
différents arrêts de la Cour de justice de
l'Union européenne18. Cette dernière a
en effet eu à se prononcer sur la responsabilité de Google dans l'utilisation de
ces « AdWords ». À l'image d'Amazon, ce
système permet la mise en place d'une
procédure de notification en ligne où les
titulaires de droits de marque peuvent
signaler l'utilisation de leur marque par
des tiers dans des annonces.
Parallèlement, eBay a aussi eu l'occasion
de mettre en place un régime ad hoc qui
suit la même logique : il est question ici
aussi de permettre aux titulaires de droits
de signaler les annonces qui portent
atteinte à leurs droits de propriété intellectuelle (droits d'auteur, marque, brevet, etc.)

EXPERTISES NOVEMBRE 2017

UNE ÉVOLUTION
NÉCESSAIRE DE LA
STRATÉGIE EN MATIÈRE
DE MARQUES
Véritable enjeu stratégique dans la
protection des droits de marques sur l'Internet, la question de la détention d'une
marque verbale n'est donc pas à négliger,
notamment pour pouvoir maximiser les
chances de protection. Il est ainsi question de construire une stratégie de dépôts
de marque spécialement conçue et adaptée aux problématiques numériques.
Il est donc indispensable de repenser totalement la stratégie de dépôt de marque
et d'inclure des marques verbales qui
seraient spécialement enregistrées et
utilisées pour l'activité sur Internet. Ces
marques verbales, qui sont la transposition écrite de la marque figurative ou la
retranscription de l'élément verbal de la
marque semi-figurative, répondent plus
facilement à toutes les conditions requises
pour lutter contre les nouvelles atteintes
sur l'Internet et préserver les actifs de
propriété intellectuelle de la société.
La politique de marque doit aujourd'hui
être en adéquation avec les projets internet que ce soit en termes de réservations
de noms de domaine, d'identifiants sur
les réseaux sociaux, défense contre le
cybersquatting, ou encore de vente en
ligne. Un audit en la matière s'impose.

Nathalie DREYFUS
Conseil en Propriété Industrielle
Expert près la Cour d'appel de Paris
Dreyfus & associés
Notes
(1)

Cour d'appel de Colmar, 1ère ch. civ.,
sect. B, 25 février 2010 - RG 2009/04219

(2)

TPI , 22 mai 2008, NewSoft Technology/
OHMI - Soft, T-205/06, point 54

(3)

Article L714-5 du code de la propriété
intellectuelle.

(4)

Cour de cassation le 16 février 2016,
pourvoi n°14-15144

(5)

CJUE, « Rintisch », 25 octobre 2012,
affaire C553/11 : « en évitant d'exiger
une conformité stricte entre la forme
utilisée dans le commerce et celle sous
laquelle la marque a été enregistrée, vise
à permettre au titulaire de cette dernière
d'apporter au signe, à l'occasion de son
exploitation commerciale, les variations qui, sans en modifier le caractère
distinctif, permettent de mieux l'adapter
aux exigences de commercialisation
et de promotion des produits ou des
services concernés. Or, cette finalité

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