Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - 398
Doctrine
et aux noms de domaine. Elle a été
créée sous l'impulsion de l'ICANN et
permet au titulaire d'une marque de
récupérer ou faire annuler un nom de
domaine ayant été enregistré par un
tiers en fraude de ses droits.
De façon schématique, trois conditions
(qui en sont en fait quatre) doivent être
remplies :
■ le nom de domaine doit être identique
ou similaire à la marque de sorte qu'il
en résulte un risque de confusion ;
■ le réservataire ne doit avoir aucun
droit ou intérêt légitime sur le nom de
domaine litigieux ; et enfin
■ le nom de domaine litigieux doit
avoir été enregistré et être utilisé de
mauvaise foi.
Pour engager une procédure UDRP, il est
ainsi nécessaire de pouvoir justifier d'un
droit de marque, marque enregistrée
ou droit de marque acquis par l'usage
(Common Law).
Mais pour que la première condition
soit satisfaite, il faut que la marque soit
exactement reproduite dans le nom de
domaine, ce qui est difficile à démontrer lorsque l'on est en présence d'une
marque figurative, sans éléments
verbaux permettant d'apprécier la reproduction et le risque de confusion. En effet,
le nom de domaine ne peut comprendre
aucun élément figuratif. Il se définit en
effet comme une chaine de caractères
(chiffres et lettres) associée à une extension (ccTLD, gTLD et new gTLD).
Ainsi, une marque semi-figurative a
été acceptée au regard de la première
condition mais seulement parce que
l'élément verbal « Tignes » dans la
marque « Tignes » a été considéré
comme élément dominant. La reproduction de la marque « Tignes » dans le nom
de domaine ne faisait alors
aucun doute12.
Aussi l'élément verbal « RUNGIS » a
été reconnu comme distinctif et dominant dans les marques semi-figuratives « La qualité passe par ... RUNGIS » et
« RUNGIS » : « [Sur la question de la
similitude], la majorité des commissions
administratives
s'accordent
à
penser que les éléments figuratifs
de la marque ne font pas obstacle
398
à la reconnaissance d'une éventuelle
similitude dans la mesure où l'internaute, en tout état de cause, ne peut
utiliser qu'un élément verbal pour
lancer ses recherches 13».
La jurisprudence dominante des experts
en matière d'UDRP semble ainsi suivre
un raisonnement qui privilégie la
présence d'une marque verbale ou, à
tout le moins, d'un élément verbal. Ce
raisonnement a été repris en tant que
ligne-guide pour la compréhension des
décisions.
Ainsi, l'Overview 2.0 du Panel WIPO,
qui est la synthèse des avis des experts
de l'Ompi sur certaines questions relatives aux procédures UDRP, a pris soin
de mentionner le cas des marques figuratives et des éléments verbaux en précisant que : « De même que les éléments
figuratifs, stylisés ou de conception d'une
marque sont généralement incapable de
représentation dans un nom de domaine,
de tels éléments ne sont généralement
pas pris en compte dans le but d'évaluer le risque de confusion résultant de
la stricte identité ou de la similarité, cette
évaluation étant généralement entre les
composantes alphanumériques du nom
de domaine, et les éléments verbaux
dominant de la marque. Cependant,
les éléments figuratifs d'une marque
peuvent être pertinents dans certaines
circonstances - dans le cas par exemple
où ils constituent une partie particulièrement dominante ou distinctive de de la
marque globale »14.
Une telle analyse a également été reprise
dans l'Overview 3.0 : « Dans la mesure où
les éléments de conception (ou figuratifs/
stylisés) seraient insusceptibles de reproduction dans les noms de domaines, ces
éléments ne sont pas pris en compte dans
l'évaluation du risque de confusion sous
la première condition. De tels éléments
pourraient être pris en considérant dans
des circonstances limitées, par exemple
lorsque le nom de domaine comprend
une forme verbale de l'élément figuratif
dominant »15.
Ainsi, la protection accordée aux
marques strictement figuratives dans le
cadre du cybersquatting est donc limitée, d'où l'importance d'avoir un élément
verbal qui l'accompagne et qui pourrait
ainsi pallier la question de la reproduction
EXPERTISES NOVEMBRE 2017
de la marque dans le nom de domaine
et permettre de démontrer le risque de
confusion sous la première condition.
Par ailleurs, la propriété d'une marque
verbale renforce les capacités de défense
de la marque au regard du cybersquating en limitant l'aléa relatif à la démonstration de la reprise de la marque par le
nom de domaine.
La procédure URS
La procédure dite « URS » (Uniform
Rapid Supension System) a été mise en
Suvre dans le cadre de la défense des
marques dans les nouvelles extensions
(new gTLDs).
Comme la procédure UDRP, elle permet
de sanctionner des atteintes à un droit
de marque résultant de l'enregistrement
d'un nom de domaine identique ou similaire par un tiers. L'URS a une portée plus
limitée que l'UDRP : elle ne permet que la
suspension du nom de domaine, et non le
transfert ou la suppression du nom.
Peu onéreuse et adaptée aux situations
d'atteintes évidentes et urgentes, la
procédure URS constitue une véritable
alternative.
Trois conditions sont à remplir pour
pouvoir engager une telle procédure :
■ le nom de domaine litigieux est
identique ou à tout le moins similaire
à la marque sur laquelle il fonde sa
demande ;
■ le titulaire du nom de domaine n'a
aucun droit, ni intérêt légitime sur le
nom réservé ;
■ la réservation et l'exploitation du nom
de domaine litigieux ont été initiées de
mauvaise foi.
Plus précisément, une marque verbale
est préférable afin de satisfaire à la
première condition. En effet, il est plus
facile de prouver l'atteinte et les règles
de procédure URS que la plainte doit
contenir « Une indication des motifs sur
lesquels la plainte est fondée, établissant des faits montrant que la partie
plaignante a droit à réparation, à savoir:
que le nom de domaine enregistré est
identique ou similaire à une marque
verbale : (i) pour lequel le plaignant
détient un enregistrement national ou
régional et qui est actuellement utilisé; Ou (ii) validé par voie judiciaire;
Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429
Couverture
Editorial & Sommaire
FOCUS DONNÉES PERSONNELLES DUR COMBAT AUTOUR DE L’E-PRIVACY
EN BREF L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
MAGAZINE L'INFORMATION LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE DU NUMÉRIQUE
INTERVIEWS
BREVETABILITÉ DE LOGICIELS INSÉCURITÉ JURIDIQUE
VALORISER SES ACTIFS IMMATÉRIELS
DOCTRINE
DONNÉES - DE QUELQUES QUESTIONS SUR LA PROPRIÉTÉ DES DONNÉES DE PAIEMENT
DONNÉES PERSONNELLES - LES ENSEIGNEMENTS DE LA DÉLIBÉRATION HERTZ POUR L’ASSURANCE CYBER
CYBERCRIMINALITÉ - DARKNET, ZONE DE NON-DROIT OU TERRA INCOGNITA POUR LE JURISTE ?
DONNÉES PERSONNELLES - MISE À DISPOSITION DES DONNÉES DE SANTÉ (2)
MARQUES VERBALES - POUR OPTIMISER UNE DÉFENSE DES MARQUES SUR L’INTERNET
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - EN BREF L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - VALORISER SES ACTIFS IMMATÉRIELS
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