Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2019 - n°448 - 239

ARRÊT DE PRINCIPE
DE LA COUR DE
CASSATION SUR LE
CYBERSQUATTING
La Cour de cassation a approuvé
la cour d'appel de Versailles qui,
après avoir constaté un risque
de confusion dans l'esprit du
public, a justement considéré
que la société qui ne démontre
pas une exploitation des noms de
domaine comportant le nom d'une
collectivité territoriale afin d'offrir
des services en rapport avec ce
territoire ne justifie pas d'un « intérêt
légitime  ». Dans son arrêt du
5 juin 2019, la Cour de cassation
rappelle que « les règles gouvernant
l'attribution des noms de domaine
sur
internet,
qui
respectent
tant les principes de liberté de
communication et de liberté
d'entreprendre que les droits
de propriété intellectuelle, n'ont
ni pour objet ni pour effet de
restreindre le droit du titulaire
de marque d'interdire l'usage
sans son consentement, dans
la vie des affaires, d'un signe

identique ou similaire à la marque,
pour des produits ou services
identiques ou similaires à ceux pour
lesquels elle est enregistrée, si cet
usage porte atteinte à la fonction
essentielle de la marque, qui est
de garantir aux consommateurs la
provenance des produits ou des
services, en raison d'un risque
de confusion dans l'esprit du
public, sauf les effets de l'intérêt
légitime et de la bonne foi quant au
renouvellement de l'enregistrement
de noms de domaine sur internet ».
Dans cette affaire la société
Dataxy, web agency et bureau
d'enregistrement accrédité par
l'Afnic, avait enregistré en 2004
les noms de domaine saoneetloire.
fr et saone-et-loire.fr, renouvelés
en 2012 et avait réservé en 2012
le nom de domaine avec accent
saône-et-loire.fr. En 2004, le
département
éponyme
avait
demandé l'enregistrement de cinq
noms de domaine en fr mais deux
lui avaient été refusés en raison de
la réservation préalable par Dataxy.
En 2011, la collectivité territoriale
avait enregistré la marque semifigurative «  saône-et-loire Le
département ».

L'EUIPO ACCUEILLE L'OPPOSITION
DE LA MARQUE MONKIOSQUE
CONTRE CELLE DE LEKIOSK
Par deux décisions du 13 mars 2019, l'Office de l'Union
européenne pour la propriété intellectuelle a accueilli les
demandes d'opposition de la société Touabo, titulaire
de la marque Monkiosque.fr, contre les demandes de
marque européenne verbale et figurative lekiosk de
la société Lekiosque.fr. Dans les deux cas, après un
examen minutieux des marques en conflit, la division
d'opposition a considéré qu'il existait un risque de
confusion dans l'esprit du public entre les deux marques
lekiosk, objet de la demande, et la marque française
antérieure Monkiosque.fr concernant certains produits et
services en classes 9 et 38 et tous les services des classes
35 et 41. Les deux parties proposent, via leur site internet,
un service de kiosque de presse en ligne. Le conflit entre
ces deux opérateurs a pris naissance en France. Toutabo
a déposé la marque «  Monkiosque.fr Monkiosque.net  »
en mai 2006 et la marque Monkiosque en janvier 2011.
Elle exploite ces deux marques depuis 2007 sur son site
de presse numérique. De son côté, la société Lekiosque.fr

En 2012, elle a demandé à Dataxy
de lui transférer les trois noms
de domaine litigieux mais cette
dernière a refusé. Le département
a donc déposé une requête
auprès de l'Afnic, dans le cadre du
règlement du système de résolution
des litiges Syreli. Mais l'Afnic
a refusé le transfert des noms
de domaine soane-et-loire.fr et
saoneetloire.fr vers le département
de la Saône et Loire. Le TGI de
Nanterre a cependant annulé les
décisions de l'Afnic et a ordonné
le transfert des noms de domaine,
au motif que le prestataire Dataxy
qui les avait enregistrés n'avait
pas d'intérêt légitime concernant
un nom de domaine apparenté
à une collectivité locale comme
l'impose l'article L. 45-2-3° du
code des postes. Cette décision
a été confirmée par un arrêt du
14 mars 2017 de la cour d'appel de
Versailles, confirmé en cassation.
L'Afnic avait, en revanche, ordonné
le transfert de saône-et-loire.fr et la
cour d'appel a validé cette décision
prenant en compte le fait qu'il crée
un risque de confusion avec la
marque semi-figurative « saône-etloire Le département ».

a déposé en France sa marque Lekiosque.fr en juillet 2007.
En février et mai 2012, cette dernière a déposé la marque
verbale lekiosk et la marque figurative du même nom. Ces
appellations sont exploitées sur son site de vente de presse
numérique Lekiosk.com. Elles n'ont toutefois pu être
enregistrées du fait des oppositions formées par Toutabo.
En décembre 2012, Lekiosque.fr a assigné Toutabo
devant TGI de Paris en contrefaçon pour l'exploitation
des marques «  Monkiosque.fr Monkiosque.net  » et
Monkiosque. Elle a été déboutée en première instance
et en appel. Le 12 décembre 2018, la Cour de cassation
a rejeté son pourvoi estimant qu'il n'y avait pas lieu à
statuer. Elle a ainsi confirmé la décision du 17 février de
la cour d'appel de Paris qui avait estimé que les marques
de Toutabo était antérieure à celle de Lekiosque.fr et
que la marque «  Monkiosque.fr Monkiosque.net  »,
dont Lekiosque.fr demandait la déchéance, avait été
sérieusement exploitée sans interruption depuis 2007
en matière de service de publication électronique et en
ligne, même si elle avait été exploitée sous une forme
légèrement modifiée. L'adjonction d'un élément figuratif
et de couleurs n'altérait cependant pas le caractère
distinctif de la marque, avait jugé la cour d'appel.

EXPERTISES Juillet-Août 2019

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