Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - 397

de ce fait les marques exclusivement
figuratives. La marque et le nom de
domaine doivent nécessairement coïncider. Dans le cas contraire, le nom de
domaine sera refusé à l'enregistrement.

L'exemple de l'Australie
L'Australie a établi des règles strictes
pour l'enregistrement des noms de
domaine en .com.au.
A ce titre, pour pouvoir enregistrer un
nom de domaine en .com.au, le nom de
domaine doit être la correspondance
exacte, un sigle ou un acronyme, de
la marque commerciale, ou autrement être étroitement et substantiellement connecté à la personne inscrite,
qui s'entend d'une personne morale
en Australie ou d'un titulaire d'une
marque nationale valide en Australie.
Ainsi, il convient de justifier d'une
concordance quasi-parfaite entre le
nom de domaine convoité et le droit
de marque. Tel ne sera généralement
pas le cas si la marque comporte des
éléments graphiques.
Les deux exemples susvisés traduisent
le bénéfice réel de posséder une
marque verbale dans le cadre de la
protection des marques sur l'Internet
et aussi pour avoir accès à certaines
procédures de dépôt des noms de
domaine, même pour les pays les plus
exigeants comme l'Australie.

Bénéficier des mécanismes
mis en place pour défendre
les marques dans
les nouvelles extensions
(new gTLDs) : la TMCH
L'ICANN a initié un programme de
nouvelles extensions de noms de
domaine (appelées « New gTLDs »)
qui permet aux titulaires de marques
de postuler à un nom de domaine de
premier niveau correspondant à la
marque et d'obtenir un domaine équivalent au .com.
Afin de traiter les futures questions litigieuses qui pourraient résulter de ces
nouvelles extensions, l'ICANN a mis
en place une base de données déclarative de marques, la «Trademark
Clearinghouse» (TMCH). La TMCH est
un mécanisme qui permet aux titulaires
de marque d'introduire volontairement
les données relatives à leur marque

dans une base de données centralisée, avant et pendant le lancement
des nouvelles extensions de noms de
domaine.
Ainsi, la TMCH alerte les titulaires de
marque dès qu'un nom de domaine
identique et porteur d'une nouvelle
extension est enregistré par un tiers.
Elle permet par ailleurs de bénéficier
d'un droit de priorité à l'enregistrement des noms de domaine en période
dite de « sunrise ». La période dite
de « sunrise » s'entend d'une période
initiale prioritaire de minimum 30 jours
avant que les noms de domaine ne
soient proposés au grand public, notamment dans le cadre d'un lancement
de nouveaux domaines de premier et
second niveau. Dès lors, dans le cadre
spécifique de la TMCH, le déposant sera
prioritaire dans le dépôt de la marque
en question dans les nouvelles extensions pendant toute la durée de l'enregistrement dans la TMCH.

de domaine les marques en cours d'enregistrement, invalidées ou annulées.
Ces précisions, très importantes,
mettent ainsi en exergue l'exploitation
de la marque sous forme de nom de
domaine et la difficulté d'inscription
d'une marque comportant un élément
figuratif au sein de la TMCH.

Précisément pour la période de
sunrise, la marque doit correspondre
exactement au nom de domaine objet
de l'enregistrement.

En outre, il existe d'autres registres ad
hoc, dont l'objectif est de lutter contre la
contrefaçon sur l'Internet et pour lesquels
il peut être intéressant pour une entreprise de se pencher.

Ainsi, si les marques verbales sont
évidemment éligibles à la TMCH, les
marques semi-figuratives peuvent
également y être intégrées mais sous
certaines conditions. Ainsi, seuls sont
pris en considération les éléments
verbaux qui figurent dans une marque
semi-figurative, dans leur ordre d'apparition (caractères prédominants et
clairement distinguables), excluant
ainsi les marques exclusivement figuratives du bénéfice de la TMCH.
En plus de devoir correspondre à la
marque en question, les signes qui
contreviennent aux standards de
nommage sont exclus :
■ les marques incluant déjà une extension (ex : dreyfus.com) ;
■ les marques comprenant ou commençant par un « . » (ex : dreyfus.app.test) ;
■ les marques ne contenant pas de
caractères valides pour le système
DNS (ex : --dreyfusetassocies) ;
■ les marques composées à la fois de
caractères latins et de caractères IDN
(caractères accentués, non latins, etc.).
Enfin, ne sont pas susceptibles d'enregistrement en tant que noms

EXPERTISES NOVEMBRE 2017

Défense de la marque
sur l'Internet
La défense des marques sur l'Internet
est un combat perpétuel et nécessite une
stratégie évolutive adaptée en phase
avec les développements de l'Internet.
Afin de lutter contre le cybersquatting,
des procédures alternatives de règlement des conflits ont été mises en place
avec parmi elles la procédure UDRP et la
procédure URS. Là encore, être titulaire
d'une marque verbale permet de s'assurer d'un meilleur taux de réussite dans
ces procédures.

Certains acteurs de l'Internet tels
qu'Amazon ont en effet mis en place des
registres ad hoc de marque où la marque
verbale occupe un rôle majeur.
Ces mécanismes relatifs à la présence
de la marque sur Internet permettent
de prendre en considération l'exploitation des marques sous la forme de
noms de domaine dans l'élaboration
de la stratégie de défense des droits.
En effet, aujourd'hui, il faut que le nom
de domaine reproduise exactement la
marque pour pouvoir la protéger. Par
conséquent, une marque verbale sera
beaucoup plus facilement admise lors
d'une procédure UDRP, notamment afin
de remplir la condition n°1 relative à la
reproduction de la marque dans le nom
de domaine et le risque de confusion.

Lutte contre le
cybersquatting
La procédure UDRP
La procédure UDRP (Uniform DomainName Dispute-Resolution) est une
procédure alternative de résolution
des conflits relatifs aux marques

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Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429

Couverture
Editorial & Sommaire
FOCUS DONNÉES PERSONNELLES DUR COMBAT AUTOUR DE L’E-PRIVACY
EN BREF L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
MAGAZINE L'INFORMATION LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE DU NUMÉRIQUE
INTERVIEWS
BREVETABILITÉ DE LOGICIELS INSÉCURITÉ JURIDIQUE
VALORISER SES ACTIFS IMMATÉRIELS
DOCTRINE
DONNÉES - DE QUELQUES QUESTIONS SUR LA PROPRIÉTÉ DES DONNÉES DE PAIEMENT
DONNÉES PERSONNELLES - LES ENSEIGNEMENTS DE LA DÉLIBÉRATION HERTZ POUR L’ASSURANCE CYBER
CYBERCRIMINALITÉ - DARKNET, ZONE DE NON-DROIT OU TERRA INCOGNITA POUR LE JURISTE ?
DONNÉES PERSONNELLES - MISE À DISPOSITION DES DONNÉES DE SANTÉ (2)
MARQUES VERBALES - POUR OPTIMISER UNE DÉFENSE DES MARQUES SUR L’INTERNET
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - Editorial & Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - FOCUS DONNÉES PERSONNELLES DUR COMBAT AUTOUR DE L’E-PRIVACY
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - EN BREF L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - 365
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - 366
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - 367
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - MAGAZINE L'INFORMATION LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE DU NUMÉRIQUE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - 369
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - 370
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - 371
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - BREVETABILITÉ DE LOGICIELS INSÉCURITÉ JURIDIQUE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - 373
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - VALORISER SES ACTIFS IMMATÉRIELS
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - 375
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - 376
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - 377
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - DONNÉES - DE QUELQUES QUESTIONS SUR LA PROPRIÉTÉ DES DONNÉES DE PAIEMENT
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - 379
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - 380
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - DONNÉES PERSONNELLES - LES ENSEIGNEMENTS DE LA DÉLIBÉRATION HERTZ POUR L’ASSURANCE CYBER
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