Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - 396

Doctrine
fera plus facilement référence au
produit en cause en citant le nom qu'en
décrivant l'élément figuratif de la
marque [...] En conséquence, l'élément
« presto » doit être considéré comme
l'élément dominant des marques antérieures, l'élément graphique étant un
élément négligeable2 ».
La marque verbale offre ainsi de
nombreux avantages lorsqu'il est question d'apprécier le risque de confusion
entre deux signes, mais également
dans la démarche de faire évoluer un
logo. Il est donc extrêmement important
de réfléchir à une stratégie optimale
incluant la possibilité d'évolution du
logo.
Alors que la solution du dépôt d'une
marque semi-figurative semble la plus
simple, la solution du double-dépôt
(marque verbale d'un côté et marque
figurative ou semi-figurative de
l'autre) présente le risque d'encourir la
déchéance pour défaut d'exploitation3.
Toutefois, la jurisprudence a beaucoup
évolué en la matière.
À titre d'exemple, concernant une question de preuve d'usage de la marque
semi-figurative « La Fuette », la Cour
de cassation4 a reproché aux juges
du fond de ne pas avoir recherché si
dans la marque « La Fuette », l'élément verbal « La Fuette » n'était pas
l'élément distinctif dominant, de sorte
que son exploitation, même sans l'élément figuratif, constituait un usage de
la marque « La Fuette » sous une forme
modifiée n'en altérant pas le caractère
distinctif. Cette décision est conforme
à la dernière ligne directrice jurisprudentielle qui sous-tend que l'élément
verbal constitue bien souvent l'élément
dominant et distinctif d'une marque5.
C'est pourquoi, il est fortement recommandé de déposer à titre de marque
le signe tel qu'il est exploité, ainsi que
la marque verbale lorsque le signe est
distinctif. Le choix de déposer deux
marques ou une seule n'est ainsi pas
sans conséquence sur la protection
qui sera reconnue aux signes : en
effet, si le logo et la marque verbale
font l'objet de deux enregistrements
distincts, leur protection à titre isolé
sera plus forte. Plus encore, le dépôt

396

du signe effectivement exploité deviendra parfois nécessaire pour échapper à
la déchéance lorsque l'élément verbal
le composant est dénué de caractère
distinctif.
Il faut ainsi garder à l'esprit que le
risque de confusion s'apprécie en fonction de la qualité de l'élément verbal.
Enfin, pour évaluer l'impact de l'élément verbal et sa force de protection, il
y a lieu de tenir compte de son caractère distinctif comme le précise l'article
7§1, b), c), d) de la directive RMUE6 et
l'article L711-2 du code de la propriété
intellectuelle7. En droit communautaire,
la CJUE parle de « position distinctive
autonome », notion qui est plus large et
plus forte que celle comprise en droit
français. Elle permet une meilleure
appréciation du risque de confusion8.
C'est pourquoi une marque verbale, ou,
à tout le moins, un élément verbal, offre
de nombreux avantages à condition de
respecter certaines règles de fond. La
distinctivité d'une marque permet ainsi
à cette dernière d'être beaucoup plus
facilement acceptée à l'enregistrement
par l'Office de propriété intellectuelle et
de ne pas être annulée en cas d'action
en annulation, l'objectif d'une marque
étant naturellement de permettre la
distinction des produits et services de
ceux des concurrents9.
Enfin, dans un arrêt récent10, la Cour
de cassation est venue préciser les
éléments qu'elle prenait en compte
dans l'appréciation de la distinctivité d'un élément verbal en expliquant
que la protection qui découle de l'enregistrement d'une marque verbale
porte ainsi sur le mot indiqué dans
la demande, et non pas sur l'aspect
graphique ou stylistique, de sorte qu'il
est indifférent que le mot soit représenté
en majuscules ou en minuscules.

Comment acquérir facilement
une marque verbale ?
En sus des procédures classiques de
dépôt de marques devant des offices
de propriété intellectuelle nationaux ou
régionaux (INPI, EUPO, etc.), il existe des
enregistrements accélérés proposés
par certains offices. Par exemple, l'office du Benelux propose une procédure
rapide pour acquérir très rapidement

EXPERTISES NOVEMBRE 2017

un enregistrement de marque verbale,
moyennant une taxe supplémentaire.
En pareil cas, la marque est enregistrée sous quelques jours dès qu´il est
satisfait aux conditions formelles. La
procédure d'examen est ainsi repoussée après l'enregistrement.
Il est ainsi tout à fait possible d'obtenir rapidement un enregistrement
de marque verbale pour améliorer
la stratégie de défense des droits sur
l'Internet.

INTERNET ET
MARQUE VERBALE
La marque verbale donne l'accès à l'enregistrement d'un nom de domaine dans
certaines extensions nationales (ccTLDs)
comme le Canada ou l'Australie et un
droit de priorité à l'enregistrement d'un
nom de domaine identique à la marque
lors des périodes dites « sunrise ». La
marque verbale permet également de
mieux se défendre notamment contre le
cybersquatting.

Enregistrement
de noms de domaine
dans des périodes prioritaires
dites de « sunrise »
L'exemple du Canada
Tous les noms de domaine ne sont pas
soumis à des conditions particulières
pour pouvoir accéder à l'enregistrement. Il en va ainsi notamment pour
la plupart des extensions génériques
gTLD telles que le .com. En revanche,
pour les extensions nationales ccTLD
comme le .fr, les conditions d'enregistrement varient d'un pays à l'autre.
Dans certains cas, la détention d'une
marque verbale peut constituer un
atout non négligeable.
Ainsi, au Canada, les conditions pour
enregistrer un nom de domaine en .ca
sont les suivantes :
■ être citoyen canadien ou résident
permanent majeur ; ou
■ être une personne morale enregistrée
au Canada ; ou
■ être titulaire d'une marque valide sur
le territoire canadien.
A ce titre, le nom de domaine doit être
formé des mots exacts constituant la
marque de commerce déposée ou
comprenant ces mots exacts11 écartant



Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429

Couverture
Editorial & Sommaire
FOCUS DONNÉES PERSONNELLES DUR COMBAT AUTOUR DE L’E-PRIVACY
EN BREF L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
MAGAZINE L'INFORMATION LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE DU NUMÉRIQUE
INTERVIEWS
BREVETABILITÉ DE LOGICIELS INSÉCURITÉ JURIDIQUE
VALORISER SES ACTIFS IMMATÉRIELS
DOCTRINE
DONNÉES - DE QUELQUES QUESTIONS SUR LA PROPRIÉTÉ DES DONNÉES DE PAIEMENT
DONNÉES PERSONNELLES - LES ENSEIGNEMENTS DE LA DÉLIBÉRATION HERTZ POUR L’ASSURANCE CYBER
CYBERCRIMINALITÉ - DARKNET, ZONE DE NON-DROIT OU TERRA INCOGNITA POUR LE JURISTE ?
DONNÉES PERSONNELLES - MISE À DISPOSITION DES DONNÉES DE SANTÉ (2)
MARQUES VERBALES - POUR OPTIMISER UNE DÉFENSE DES MARQUES SUR L’INTERNET
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - Editorial & Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - FOCUS DONNÉES PERSONNELLES DUR COMBAT AUTOUR DE L’E-PRIVACY
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - EN BREF L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - 370
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - 371
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - BREVETABILITÉ DE LOGICIELS INSÉCURITÉ JURIDIQUE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - 373
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - VALORISER SES ACTIFS IMMATÉRIELS
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - 375
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - 376
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - DONNÉES - DE QUELQUES QUESTIONS SUR LA PROPRIÉTÉ DES DONNÉES DE PAIEMENT
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